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Como seguimiento a nuestro boletín de mayo de 2022, ahora tenemos una actualización sobre un nuevo criterio que fue adoptado recientemente por la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI) para difundir las divisiones que se presentan en México.
En vista de la nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (FLPIP) que entró en vigencia el 5 de noviembre de 2020, el IMPI ahora niega todas las solicitudes de división en cascada voluntaria, independientemente de si la demanda matriz se ha presentado antes o después del 5 de noviembre de 2020. 2020.
Si bien la FLPIP prohíbe la presentación de monedas voluntarias en cascada, aceptándolas únicamente cuando el IMPI emita una objeción de falta de unidad, la ley anterior nunca prohibió ni restringió esta práctica.
El IMPI aplicó este criterio a pesar de que la FLPIP contiene artículos transitorios que establecen específicamente que las solicitudes de patentes presentadas bajo la ley anterior deben seguir tramitándose bajo la ley anterior, en la que las solicitudes fraccionarias en cascada no tenían ninguna restricción.
Después de varios meses de cabildeo, se modificó este criterio y en los primeros meses de 2022, el IMPI comenzó a aceptar divisionales en cascada voluntarias derivadas de un caso principal presentado antes del 5 de noviembre de 2020.
Lamentamos informarles que el IMPI ha cambiado abruptamente sus criterios y desde mayo de este año no aceptan cascadeo voluntario si el primer caso padre ha sido permitido y emitido como patente o si ha sido abandonado.
El IMPI está fundamentando este criterio en una jurisprudencia de la Corte Federal que establece que no es posible interponer autos divisionales una vez concluido el proceso de la causa matriz. Sin embargo, esta decisión judicial no menciona el caso específico de divisiones en cascada y, por lo tanto, el IMPI está haciendo un mal uso de esta Jurisprudencia y aplicándola incorrectamente a todas las solicitudes de divisiones en cascada voluntarias, independientemente de la ley aplicable.
Es importante considerar que el IMPI no cuestiona la validez de las divisiones voluntarias en cascada que se interpusieron ante este cambio abrupto de criterio, sino que las deja en una situación frágil.
En vista de este nuevo criterio, si un demandante desea iniciar una división voluntaria en cascada en México que se derive de un caso de matriz emitido presentado antes del 5 de noviembre de 2020, el único curso a seguir será responder a las dos acciones formales de oficio emitidas. por el IMPI, esperar el rechazo de la división por parte del IMPI e impugnar la decisión del IMPI ante los tribunales mexicanos.
En OLIVARES estamos en total desacuerdo con este nuevo criterio adoptado por el IMPI que, a nuestro juicio, carece de sustento legal. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a la realidad de que el IMPI ya no aceptará divisiones en cascada voluntarias cuando se emita/abandone el primer caso principal, dejando solo la posibilidad de archivar divisiones en cascada en caso de que el IMPI las solicite debido a la falta de objeción de la unidad.
Este nuevo criterio también abre la puerta a una avalancha de acciones de nulidad de patentes que las empresas pueden interponer contra la gran cantidad de solicitudes fraccionarias en cascada que se han presentado y concedido desde el año de entrada en vigor de la ley anterior, es decir, 1991.
Cabe decir que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MSCJ) tiene que pronunciarse sobre un caso de legitimidad para interponer acciones de nulidad contra patentes. El MSCJ debe decidir si una posición general, como ser una empresa que hace negocios con la misma tecnología o una tecnología relacionada con la protegida por la patente, es suficiente, o si es necesaria una acción de infracción para tener capacidad legal.
El resultado de esta decisión también repercutirá en la posibilidad de atacar en cascada las patentes fraccionarias.
El contenido de este artículo pretende proporcionar una guía general sobre el tema. Se debe buscar el asesoramiento de expertos con respecto a sus circunstancias específicas.
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